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成功案例 | 第35类商标保卫战:从撤销决定到法院胜诉的代理实录
孙平 陈雨晴 | 2025-05-27

案情全景:从“必败”到胜诉的关键转折

Z公司是一家汽车销售公司,2016年9月6日,Z公司申请注册了X商标(以下统称“诉争商标”)。2017年11月7日,诉争商标核准注册,核定使用服务类别为第35类的广告、替他人推销等,专用权期限至2027年11月6日。

2023年2月15日,第三人王某玉以“连续三年不使用”为由申请撤销诉争商标在第35类全部核定使用服务上的注册。2023年7月23日,国知局作出决定,撤销诉争商标。2023年8月4日,Z公司向国知局提起撤销复审申请。国知局于2024年5月10日作出复审决定书(以下统称“被诉决定”),决定撤销诉争商标在复审服务上的注册。

Z公司仍不服上述决定,遂委托本律师向北京知识产权法院提起商标权撤销复审行政诉讼。案件审理中,法院认为律师在诉讼中提交的新证据,能够证明诉争商标于指定期间在“广告、替他人推销”等服务上进行了商标性使用,被诉决定认定有误,应予以纠正。最终,北京知识产权法院于2025年4月25日作出判决,撤销了被诉决定,并要求国知局重新作出复审决定。

代理思路:第35类商标的破解密码“为他人服务”

结合国知局作出的上述决定,其两次撤销诉争商标的核心理由在于“Z公司提交的证据未体现商标核定使用的服务。”因此,本案的核心在于找到能够“体现核定使用服务”的关键证据,这就需要结合第35类商标的破解密码,即“为他人服务”这一点说起。

2022年12月7日,国知局发布了《关于第35类服务商标申请注册与使用的指引》(以下统称《指引》,具体内容详见附件),其中明确:“第35类服务的主要目的在于,对他人相关商业经营或者管理、对他人工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助,以及通过各种传播方式为他人提供向公众进行广告宣传的服务。本类服务最重要的特点在于相关服务是为他人提供的,而非为权利人自身业务需求从事的有关行为。

回顾Z公司在行政阶段提供的证据,包括:1.Z公司的营业执照、2.Z公司的关联公司企业信息、3.诉争商标的使用许可合同、4.汽车销售合同及发票、5.委托服务协议及发票、6.店面内外照片(以上为“撤三”程序的证据、以下为复审程序的证据);7.Z公司及其关联公司的企业信息、8.诉争商标使用许可合同、9.汽车销售合同及发票、10.店面内外照片、11.卖车网站信息及购买相关软件优化搜索引擎的合同及发票、12.参展合同及发票、13.车展展会现场照片,均系Z公司或其关联公司为开展自身汽车销售业务而形成的证据,不属于“为他人服务”的范畴。此外,前述部分证据,例如汽车销售合同、发票中并未体现诉争商标;店面照片、展会照片未显示形成时间,无法与“撤三”审查的指定期间对应。正因Z公司在行政阶段的证据思路偏离了第35类服务的主要目的,即使Z公司前期耗费了大量的人力和时间成本,亦未达到保卫诉争商标的目的。

诉讼转机:从法律要件到证据重构的战术落地

在本案的代理过程中,律师通过对第35类服务的法律要件拆解,帮助Z公司理清了此前的错误思路。经过律师的引导和梳理,Z公司的业务人员回想起D公司(Z公司的关联公司,且得到了诉争商标的使用许可)曾与某按摩椅生产商存在类似的品牌推广合作。原来,因D公司一直以来销售奔驰等高端品牌汽车,常年接触高端客户群体,诉争商标品牌在国内,尤其是大连地区范围内拥有较高的知名度。因此,在撤三审查的指定期间内,该按摩椅生产商曾向D公司主动提出合作需求,请D公司在汽车展厅专属区域进行按摩椅展示,并由D公司的销售人员为其提供按摩椅的销售推广及宣传、展示等服务,该生产商向D公司支付场地费和产品推广服务费。双方签署的《合作协议书》约定,D公司宣传过程所使用的宣传物料应合法使用诉争商标。实际宣传过程中,D公司的宣传展示牌上亦印有诉争商标的标识。

该合作项目形成了完整的证据链:合作协议中明确了服务对象为第三方企业,亦明确了商标及其使用方式、范围;广告宣传单及展厅现场照片证明了诉争商标在服务中的实际使用;发票所列服务项目及金额亦可与协议约定的服务项目及金额对应。律师通过还原服务场景、重构证据链条,最终证明Z公司的商标使用行为符合第35类“广告、替他人推销”等服务的法律构成要件,为案件胜诉奠定了事实基础。

案件启示:第35类商标的“使用--留存”双轨策略

商标权人需将《指引》要求的“为他人服务” 转化为可验证的合同条款、可追溯的服务轨迹及可核验的资金流向,通过体系化的证据构建,形成司法认可、具有较高证明力的证据链条。具体而言:

合同签订:与第三方签订服务合同,明确标注商标全称及注册号,约定服务对象为外部主体并留存非关联证明。

付款与发票:银行转账备注“商标服务费”,发票注明 “商标推广服务” 并附合同编号,确保资金与服务内容对应。

推销宣传:留存含商标标识®的服务成果(如广告物料、活动记录),线上线下场景显著展示商标,避免为自身业务宣传。取证时尽量选择公证、时间戳认证、水印相机等方式。

商标使用:服务文件中规范标注商标及注册号,若商标标识与企业字号相同,在作为商标使用时,应于标识右上角标注“®”加以区分,确保为第三方提供服务,突出商标的来源识别功能。 

结语

本案的胜诉关键,在于突破了“重形式,轻实质”的证据审查思维——当律师将第35类服务的“为他人”拆解为可证明的合同条款、可追溯的服务流程、可验证的资金流向时,法律要件便转化为具有说服力的证据链条。这也提示企业:第35类商标并非 “万能商标”,而是需要在经营中建立“使用即留痕“ 的证据意识,方能在商标保卫战中占据主动。


附件(上下滑动)

关于第 35 类服务商标申请注册与使用的指

按照商标法及其实施条例相关规定,申请注册商标时,申请人应当按照基于尼斯分类制定的《类似商品和服务区分表》(下称区分表)公布的商品和服务,填报其所申请注册商标的类别和名称。为使相关市场主体正确理解第 35 类服务项目的内涵和外延,了解相关分类项目本意,合理提出商标注册申请,制定本指引。

一、第 35 类服务项目特点

区分表第 35 类服务主要包括涉及商业或者工业企业的业务管理、运营、组织和行政管理的服务,以及广告、市场营销和促销服务。值得注意的是,按分类要求,商品销售不视为服务。

第 35 类服务的主要目的在于,对他人相关商业经营或者管理、对他人工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助,以及通过各种传播方式为他人提供向公众进行广告宣传的服务。本类服务最重要的特点在于相关服务是为他人提供的,而非为权利人自身业务需求从事的有关行为。

二、正确理解第 35 类服务项目

通常来说,一般类型的商品生产企业,仅以制造或者销售自己的商品为经营范围的,不从事为其他市场主体或者个人提供广告服务、商业管理辅助等服务的,无需在第 35 类相关服务上申请注册商标。

1.广告相关服务

是指为他人的产品或者服务行为进行广告、制作广告或者提供广告策划等服务,例如“广告、张贴广告、广告宣传、广告片制作、户外广告、电影广告、广告咨询、广告编辑、制作和传播”等。不包括为自己的产品或者服务行为直接进行广告宣传,或者请他人为自己的产品或者服务进行广告、广告策划、编辑、制作及传播等。在对自己的产品或者服务进行推广的过程中,当事人可以自己实际经营的商品或者服务商标进行广告宣传等。从事广告相关服务的典型主体主要包括为他人提供广告策划、设计、制作、发布、传播等服务的主体。

2.商业管理辅助相关服务

是指为帮助他人对其商业企业的经营管理等提供帮助的行为,例如“商业管理辅助、商业管理咨询、工商管理辅助、商业研究、饭店商业管理、组织商业活动、商业评估服务、商业数据分析、市场调查研究、消费者研究”等。不包括为开展经营活动或者加强自身企业管理而为自身从事的日常企业管理、商业分析、研究、调查等。从事商业管理辅助相关服务的典型主体主要包括为他人提供商业咨询、研究、管理等服务的主体。

3.特许经营相关服务

是指为他人的特许经营行为提供的商业管理等服务,不包括特许人进行的特许经营行为本身。“特许经营”与“特许经营的商业管理”概念不同。特许经营,是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业,以合同形式将其所拥有的经营资源许可其他经营者使用,被许可人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付特许经营费用的经营活动。特许经营的商业管理,是指为上述他人的特许经营提供咨询、调查等辅助性服务,旨在为他人的经营活动提供商业性管理等帮助。具体包括“特许经营的商业管理辅助、特许经营的商业管理咨询、特许经营商业事务管理、特许经营的商业管理”四项。从事特许经营相关服务的典型主体主要包括为他人的特许经营行为提供商业咨询、调查、管理等服务的主体。

4.进出口代理服务

是指相关商业主体通过提供专业代理服务为他人的商品办理进出口贸易等事项。不包括以买卖方式交易自身商品的情形,也不包括自行办理自己产品的进出口业务等。从事进出口代理服务的典型主体主要包括代他人办理进出口相关业务的主体。

5.为他人推销服务

是指为帮助他人提升其商品或者服务在市场上的销量或者需求,提供具体建议、策划、咨询等服务。不包括通过零售或者批发等方式直接向消费者出售自己的商品或者服务,也不包括销售他人的商品或者服务以赚取差价的情形,即单纯的商品销售行为不属于为他人推销服务范畴。商品或者服务的经销商或者提供者通常属于该类服务的被服务对象。从事为他人推销服务的典型主体主要包括在线下或者线上为推销他人商品或者服务而提供相应具体服务的主体。

经营活动仅是销售他人品牌产品以赚取一定的差价时,其从事的经营活动实际上属于零售,不属于为他人推销服务。但若在经营活动中除销售商品外,还存在提供如广告宣传、商品展示、推销等服务时,相关主体可在对应具体服务上申请注册商标。

6.为商品和服务的买卖双方提供在线市场服务

是指相关商业主体为买卖双方提供一个线上平台,聚集在该平台上的卖家所提供的商品及服务形成了一个集合性的市场,买家可通过登录平台选购所需商品或者服务。不包括开设线上店铺从事销售活动等。从事为商品和服务的买卖双方提供在线市场服务的典型主体主要包括为买卖双方提供线上交易平台的电子商务平台等。

7.人事相关服务

是指为他人提供人事管理、人员招收、招聘等服务,例如“人员招聘、人力资源管理、人事管理、人员招收、员工职务调整、职业安置”等。不包括经营活动中企业内部从事的人事管理、职工岗位调整及为自己的企业招聘人员等行为。从事人事相关服务的典型主体主要包括为他人提供人员招聘、管理等服务的主体。

8.办公事务相关服务

是指为他人提供文档复印、档案管理、速记等办公事务服务,例如“复印服务、速记、计算机文档管理、文秘、商业文档管理、订阅报纸”等。不包括为企业自身开展工作进行的内部档案管理、打印复印等行为。从事办公事务相关服务的典型主体主要包括为他人提供复印、速记、文秘等服务的主体等。

9.财会相关服务

是指为他人提供财会相关服务,例如“会计、编辑账目报表、商业审计、税务筹划、财务审计”等。不包括企业自身直接开展或者聘请他人帮助自己开展的税务筹划及商业审计等。从事财会相关服务的典型主体主要包括为他人提供财务审计等服务的主体。

10.寻找赞助服务

是指为他人寻找赞助服务,不包括为自己的相关商业活动寻找赞助,也不包括为他人提供赞助等行为。从事寻找赞助服务的典型主体主要包括帮助他人寻找赞助服务的相关主体。

11.药品、医疗用品零售或批发服务

是指将药品、药用制剂、卫生制剂、医疗用品、兽药、兽医用制剂等需要获得国家批准和资质证书才可零售或批发的商品集中和归类(运输除外),以便顾客看到和购买。该服务是指为上述特殊商品进入流通领域提供的综合便利服务行为,不包括药品、药用制剂等具体商品。从事药品、医疗用品零售或批发服务的典型主体主要包括提供医疗用品零售服务等主体。

三、正确使用第 35 类服务商标

为了有效发挥商标标示商品或者服务来源的基本功能,商标注册人应当对注册商标进行实际使用。注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品或者服务为限,商标注册人应规范使用已注册商标。

(一)已注册商标的规范使用

第 35 类服务的主要目的及特点在于为他人提供相关服务,因此第 35 类商标权利人在使用其注册商标时,应正确理解相关服务项目内涵和外延,在核定使用的服务范围内进行规范使用。

在店铺门头上的商标使用是为了销售自己所生产的商品的,不属于对“为他人推销”服务的使用。当其他市场主体以核定在其他商品或者服务的商标作为权利基础对上述行为主张侵权时,被控侵权人即便是获得了“为他人推销”服务的注册商标,该行为仍然可能构成对他人注册商标的侵权或不正当竞争。

【例】采蝶轩案

在采蝶轩案中,原被告分别在广东和安徽经营名为“采蝶轩”的蛋糕店十余年之久。2012年,中山采蝶轩以被告安徽采蝶轩在经营的面包、蛋糕等食品外包装上及店铺门头使用“采蝶轩”系列商标侵害其享有的“采蝶轩”系列注册商标专用权等为由诉至法院。

安徽采蝶轩主张其在店铺门头上的使用“采蝶轩”的行为系对其在35类“替他人推销”等服务上注册“采蝶轩”商标的使用行为。最高人民法院认为第 35 类服务的主要目的应在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”,不应包括:主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动。第3503组的“替他人推销”项目,顾名思义是指替他人的企业经营或管理提供帮助。本案中,安徽采蝶轩在店铺门头上使用涉案商标依然属于在“面包、蛋糕店”等服务上的直接使用,不属于为企业经营和管理提供帮助的服务。安徽采蝶轩并不为他人提供某种服务,而是自身经营该店铺、销售自身生产的产品。据此,最高人民法院认为安徽采蝶轩的上述使用不属于在第 35 类“推销(为他人)”服务上的使用。

(二)商标使用证据的真实留存

为规制“囤而不用”的商标注册行为、清理闲置商标,释放有限资源、遏制恶意注册,维护公平竞争秩序,我国设立连续三年不使用撤销制度,即在商标核准注册满三年后,任何主体或个人都可以因商标连续三年没有投入实际使用而提起撤销申请。

相较于商品,经营者提供的服务具有无形性,这使得提供服务商标使用证据的难度往往更高,因此,商标权利人在规范使用商标时也应注重对注册商标使用证据的收集。依据我国法律法规及相关规定[1],商标权利人在收集、提供商标使用证据时,可重点考虑以下方面:

1.服务合同中明确约定服务内容。服务合同应体现服务商标标识、商标号、具体服务项目、服务内容。

2.合同应有对应的发票、付款凭证、验收单等,即合同与发票、付款凭证、验收单在体现的服务商标、商品、服务金额、服务内容、时间等内容上能够一一对应。

3.注意留存通过广播、电视、报纸、杂志等各种媒体,以及通过电子媒体、网络等途径对服务商标进行宣传的证据。

4.服务场所应统一标注商标,如门头、招牌、内部墙壁、服务介绍手册、工作人员服饰、菜单、价目表、办公文具以及其他与指定服务相关的用品等,应标明服务商标;委托设计公司就上述载体进行设计、制作的合同及发票,应体现服务商标。

5.同一类别有多件商标,且商标显著部分不同时,应有意识地区分使用,并留存好各商标的使用证据。

6.商标与企业字号相同时,作为商标使用时可以在商标右上角标注以作区分。

7.因不可抗力、政府政策性限制、破产清算等无法投入使用时,收集、整理好相关抗辩证据。

(三)权利的恰当维护和合理行使

权利的维护和行使均应遵循诚实信用原则和权利不得滥用原则,商标权利人应避免权利滥用或过度维权,相关当事人也应避免超过限度的使用行为。

1.市场经营主体在提供服务的过程中,其服务均有可能具有一定的“商业性”及“管理性”等特点或属性。第 35 类服务商标权利人不能因其他市场主体在经营活动中提供的服务存在上述属性就认为该等行为与第 35 类服务属于同一种或类似服务,从而认为侵害其第 35 类服务的注册商标专用权,禁止其他市场主体正当提供服务。

【例】滴滴案

原告广州市睿驰计算机科技有限公司主营软件与互联网业务,因准备从事与汽车相关的业务,在第38类上注册了“嘀嘀”和“滴滴”商标、在第 35 类上注册了“嘀嘀”商标,并投资成立全资子公司广州市嘀嘀信息有限公司(下称嘀嘀公司),申请了ddyddy系列域名。被告基于软件信息平台向社会公众提供“滴滴(嘀嘀)打车”服务,并在提供服务的软件程序乘客端和司机端界面等处显著标注“滴滴(嘀嘀)”字样。原告认为被告的服务属于第 35 类中的替他人推销、商业管理、组织咨询、组织商业或广告展览、商业信息、计算机档案中进行数据检索(替他人)及第38类中的相关服务等,上述服务与原告注册商标核定使用的服务范围相同或近似,侵害了原告第 35 类和第38类的注册商标专用权。

法院经审理认为,第 35 类服务的目的在于对商业企业的经营或管理提供帮助,对工商企业的业务活动或商业职能的管理提供帮助,服务对象通常为商业企业,服务内容通常包括商业管理、营销方面的咨询、信息提供等。原告列举被告提供服务过程中的相关商业行为,或为被告针对行业特点采用的经营手段,或为被告对自身经营采取的正常管理方式,与第 35 类商标针对的由服务企业对商业企业提供经营管理的帮助并非同类。而任何公司进行经营活动,均可能包含“商业性”“管理性”的行为,以是否具有上述性质确定商标覆盖范围的性质,不符合该类商标分类的本意。因此,被告在服务方式、对象和内容上均与原告注册商标核定使用的项目区别明显,不构成相同或类似服务。

2.相关市场主体在经营活动中使用商标时,也应注意使用方式和界限,避免超出必要限度。例如,相关当事人在正当使用商品商标时,应注意使用方式和界限,避免相关具体使用行为造成对他人服务商标专用权的侵害。再如,商标被许可人应当严格在被许可的商品或者服务范围内进行使用,避免超出被许可范围的相关使用行为造成对他人商标专用权的侵害。

注释:

 [1]《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第三条、《商标审查审理指南》第十七章5.4、《商标侵权判断标准》第五条等。


孙平

中联大连办公室 合伙人

业务领域

知识产权法律事务、公司法律事务、劳动与人力资源管理法律事务

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陈雨晴

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